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                                    專利公眾意見淺談

                                    來源: 柳沈律師事務所   發布日期:2021.11.10 瀏覽次數(8)

                                    在企業的知識產權意識越來越增強的今天,通過監控競爭對手的專利狀況來調整公司研發戰略的情況越來越常見。如果發現本公司研發的產品有可能落入已授權專利的保護范圍內,一方面可以調整研發思路,通過規避設計來避免侵權風險,另一方面也可以考慮提出專利無效請求,一勞永逸地將對方的專利無效。


                                    但是,如果對本公司產品構成威脅的僅僅是一個處于申請階段的專利申請,由于該專利申請是否能夠獲得授權以及最終權利要求的保護范圍尚不明確,此時就沒有必要過早改變公司的研發方向,相對有效的方式是通過提出公眾意見來阻止對方的該項專利申請獲得授權。


                                    以下,對提出公眾意見的相關操作進行簡要介紹,供大家參考。

                                    一、法律基礎


                                    根據《專利法實施細則》第四十八條,自發明專利申請公布之日起至公告授予專利權之日止,任何人均可以對不符合專利法規定的專利申請向國務院專利行政部門提出意見,并說明理由。這構成了提出公眾意見的法律依據。


                                    另外,在《專利審查指南》第二部分第8章第4.9節“對公眾意見的處理”中,進一步規定如下:任何人對不符合專利法規定的發明專利申請向專利局提出的意見,應當存入該申請文檔中供審查員在實質審查時考慮。如果公眾的意見是在審查員發出授予專利權的通知之后收到的,就不必考慮。專利局對公眾意見的處理情況,不必通知提出意見的公眾。


                                    根據上述規定可知,公眾意見本質上是審查員在實質審查過程中的一種參考信息,對于提出人沒有任何限制,在專利申請公布后的整個審查過程中均可以提出,只要確保審查員在發出授權通知之前收到即可。提出公眾意見的對象僅限于發明專利。對于實用新型和外觀設計專利,由于不進行實質審查,在授權后才公開,所以沒有機會提出公眾意見。


                                    雖然沒有強制性規定審查員必須考慮公眾意見的內容,但根據實務經驗,在針對某件申請首次提出公眾意見后,審查員往往會在之后發出的審查意見通知書中加入公眾意見中涉及的內容。特別是,若在公眾意見中引用了對比文件,審查員通常會考慮并體現在審查意見通知書中。

                                    二、公眾意見的優勢


                                    1. 成本低

                                    同樣是規避侵權風險,相比于對競爭對手的專利提起專利無效,在專利申請階段提出公眾意見的成本更低。


                                    首先,提出公眾意見沒有任何官方費用。其次,即便是委托專利代理事務所準備公眾意見書,由于不需要像無效請求那樣面面俱到地涉及所有可能的無效理由,通?;ㄙM的時間以及產生的代理費用也遠低于無效案件。


                                    2. 隱秘性

                                    提出公眾意見可以完全匿名,不需要提供關于提出人的任何信息,而且通常是以紙件的形式提交到知識產權局。因此,無論是審查員還是專利申請人都無法得知究竟是誰提出了公眾意見。而且,一般情況下,審查員并不會向專利申請人告知有人提出了公眾意見,所以專利申請人甚至有可能不知道該公眾意見的存在。


                                    由于提出公眾意見的良好的隱秘性,能夠在避免與競爭對手發生正面沖突的情況下阻止其專利申請授權。


                                    3. 成功率高

                                    提出公眾意見的對象都是尚未授權的專利申請,相比于將已授權的專利無效,阻止專利授權的難度更低。另外,由于專利申請人很可能不知道有公眾意見提出,所以很可能不會進行充分的應對。


                                    而且,提出公眾意見的目的并不一定是完全阻止專利申請授權,迫使申請人修改權利要求也能夠達到規避侵權風險的目的。

                                    三、如何提出公眾意見


                                    1. 對專利申請的監控

                                    有效提出公眾意見的基礎在于對專利申請狀態的有效監控。


                                    在國家知識產權局的“中國及多國專利審查信息查詢”網站(http://cpquery.cnipa.gov.cn/),能夠查詢到專利申請的當前狀態。通過該網站,不僅能夠查看專利申請時提交的申請文件,還能夠查看審查意見通知書的內容以及權利要求的修改內容。


                                    因此,我們可以針對修改后的權利要求有針對性地再次提出公眾意見。 


                                    2. 提出公眾意見的時機

                                    《專利法實施細則》中規定了自發明專利申請公布之日起至公告授予專利權之日止可以提出公眾意見,但是依據指南的規定和實務經驗,在發出授權通知書后再提出公眾意見,審查員基本不會考慮。因此,以下對自專利申請公布之日起至發出授權通知書這段時間內提出公眾意見的時機進行具體分析。


                                    一般情況下,專利申請在公布后進入實質審查階段,而在提出實質審查請求和進入實審之后的三個月內存在兩次主動修改的機會。因此,建議在確定了是否存在對申請文件的主動修改以及主動修改的內容后,確認本公司產品是否有可能落入權利要求的保護范圍,從而決定是否需要提交公眾意見。


                                    在進入實質審查階段后,通常經過半年到一年的時間(若提出加快審查則可能會縮短到一兩個月)發出第一次審查意見通知書,在此期間提交公眾意見為宜。一是因為在此情況下審查員通常會在第一次審查意見通知書中考慮公眾意見的內容,二是因為可供準備公眾意見的時間比較寬裕。


                                    在此之后,可以在申請人每次答復了審查意見通知書之后考慮提交公眾意見。這樣可以針對權利要求的修改內容有針對性地準備公眾意見,便于審查員參考。需要注意的是,審查員在收到答復之后,若認為理由充分,可能很快就發出授權通知書,因此在申請已經進入OA階段后,盡可能早地提出公眾意見為宜。相應地,就需要對專利申請的狀況保持密切關注,以便盡早確認權利要求修改的內容,盡早準備公眾意見。


                                    此外,應特別注意駁回后的專利申請。很多申請人會在申請被駁回后提出復審請求,而復審請求書的內容以及權利要求的修改內容都不會在“中國及多國專利審查信息查詢”網站上顯示,所以很難把握專利申請的實際情況。而且,審查員很可能在前置審查中撤銷駁回決定并發出授權通知書,這期間可能短至一兩周的時間,因此可以說,對于駁回后的專利申請,提出公眾意見的時機可能會稍縱即逝。


                                    若是出現了準備公眾意見的時間不足的情況,可以嘗試以私人電話聯系審查員,告知有強力證據并準備提出公眾意見,請審查員不要急于發出下一次審查意見通知書或授權通知書。但是由于審查員本身也受內部審限約束,所以仍應盡快準備并提交公眾意見,以避免審查員為難。


                                    3. 公眾意見的內容

                                    在撰寫形式上,建議盡可能模仿審查意見通知書撰寫公眾意見,這樣會更接近審查員的審查思路,便于審查員參考公眾意見書的內容。


                                    在實質內容上,一般情況下建議根據對比文件指出權利要求在新穎性和創造性上的缺陷,當然也可以指出權利要求不清楚、得不到說明書支持、修改超范圍等其他缺陷。即使對于權利要求不清楚這些形式問題,申請人也可能會對權利要求進行修改而縮小保護范圍,從而有可能實現規避權利要求的保護范圍的目的。


                                    另外,雖然公眾意見形式上與審查意見通知書相似,但實質上卻有著更高的要求,需要提供充足且有力的對比文件,并作出清晰、邏輯嚴謹的特征對比以及說明。簡而言之,最好是以無效請求書的標準撰寫公眾意見。


                                    依據實務經驗應注意以下幾個方面:
                                    (1)進行特征對比時,應明確指出對象權利要求中的特征與對比文件中哪個結構對應,具體到對應的段落和附圖標記。如果對比文件是外文文獻,最好附上引用部分的中文譯文。

                                    這是主要是為了方便審查員理解并采納公眾意見的內容。


                                    (2)引用的對比文件不僅要公開對象申請的權利要求中的技術特征,最好還能公開對象申請要解決的技術問題以及技術效果。

                                    這是為了防止申請人主張技術問題的提出也需要付出創造性的勞動或者不存在將多個對比文件結合的技術啟示。


                                    (3)盡量避免在不舉證的情況下簡單地認定某個特征為公知常識。

                                    這是因為,公眾意見的提出人通常是專利申請人的競爭對手,應當對相關行業的現有技術情況有比較全面的了解,這種情況下,應該積極舉證以阻止專利申請授權。若舉證不積極,則很可能被審查員認為實際上沒有充分證據證明該特征屬于公知常識。


                                    (4) 盡量引用對比文件中明確記載的內容,減少純粹的邏輯上的論證。
                                    審查員在面對有公眾意見提出的專利申請時,實際上處于居中裁判的地位。過多的純粹邏輯論證,只會讓審查員覺得提出公眾意見的一方缺乏實質性依據全都是主觀認定,從而更傾向于支持另一方。

                                    四、總結


                                    近年來,中國企業的知識產權保護意識不斷加強,越來越多地使用專利武器來獲得競爭優勢。而提出公眾意見是攻擊競爭對手的專利申請、對競爭對手的專利武器進行反制的一個有力手段。而持續的監控、選擇適當的時機、提交理由充分的公眾意見書正是使該反制手段有效發揮作用的關鍵所在。

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